【IP取经路】专利维权路上的九九八十一难

作者丨王梨华 专利律师

执业单位丨浙江杭知桥律师事务所

由于专利侵权纠纷具有技术性、专业性、复杂性，代理专利案件对原告律师提出特别高的要求，更能考验原告专利律师的水平和预知未来的能力，因为原告专利维权路上要经历九九八十一难。

第1难

起诉找不到侵权主体。在有些案件中，侵权制造厂在边缘地带，无厂址、无厂名、无名牌，无营业执照，列谁为被告都是头痛的事。

第2难

做外贸的侵权主体在国内又不销售侵权产品，国内也不做宣传，生产厂房大门紧闭，申请法院证据保全没有基本的初始证据，难以启动。

第3难

专利诉讼经常伴随专利无效，有些案件经历专利侵权民事诉讼一审、二审，专利复审委员会专利无效，专利行政诉讼一审、二审，原告要守牢任何一个环节，而被告只要突破一个链条就可以“逍遥法外”。

第4难

广交会、产品展览会等只拍照到产品的外形图片，没有产品的内部结构，因此通过发明或实用新型维权很难。

第5难

专利维权原告请的是一个律师，专利无效请的是另外一个律师，两个律师沟通不顺畅，各干各的事，专利无效程序中的律师为了尽力维持专利权有效，拼了老命地缩小保护范围，使出吃奶的劲来解释权利要求的技术特征与现有技术的区别，结果没有照顾到民事侵权诉讼中对保护范围的扩大要求，结果造成保护范围过小，或者增加了禁止反悔原则的内容，限制了等同适用，所以说有时候没有猪一样的对手，却有猪一样的队友。

第6难

原告在专利申请日之前在各大网上进行了技术宣传，在淘宝上进行了销售都生成了订单，维权因为专利在先公开而不成功。

第7难

自己最早原创，但被别人抢先申请了专利，维权反遭抵制，专利反而给别人做了嫁衣裳。

第8难

取证没有经过公证，到被告厂里拿了一个侵权产品就往法庭送，这样的案子即使产品是被告生产的，被告在法庭上也几乎会否认的，不要指望现阶段的被告会良心发现，被告律师代理就更不会承认了，如果承认了导致损失谁来承担，一般律师不会“笨”到这个程度，当然现在流行的开庭发誓制度，不知道管用不管用。这样的案子往往死的很惨，而且死的很伤心。

第9难

卧底工作没做到位，取证或申请证据保全到厂里扑空，反而打草惊蛇，以后再也没有机会取证了。

第10难

前期工作不到位，侵权产品未最终装配完成，有几个零部件还没装上去，注意专利侵权要求权利要求的技术特征都要全部在，就像张艺谋的有一部电影叫《一个不能少》，少一个就不好玩了，即使购买了或者证据保全了，也因缺少权利要求的技术特征而不侵权，白干一场。

第11难

大型设备需要到被告厂里进行证据保全，且需要贴封条。不要太依赖法官，不是每一个法官都很认真地看完整个专利，很多时候都出发前看权利要求，还可能就是在去的路上在车里翻开专利文件的权利要求和图瞄一眼，所以需要原告律师前期做大量的准备工作，告知保全法官需要查封的内容和注意要点，贴的封条要完整，不能让被告有在不惊动封条的前提下神不知鬼不觉地转移了内部零部件，导致开庭时内部结构被掏空。

第12难

前期调查结论是侵权的，但实际取证取到的产品的升级产品，内部结构和之前的侵权分析机构不一致。

第13难

方法权利要求专利取证有时候只有一次机会，往往需要到被告企业里去保全，需要将权利要求的每一个步骤都能保全下来，不要指望举证责任倒置，如果有一个步骤疏忽了，那么前功尽弃。

第14难

一些配方类产品权利要求取证后未经过鉴定，开庭时混合物变质，无法进行鉴定，这叫死无对证。

第15难

一审案赢了，二审期间专利被无效了。

第16难

二审赢了，执行阶段专利被无效了。

第17难

好不容易专利复审委员会维持专利权有效，结果到了北京一中院（现在北京知识产权法院管辖）撤销专利复审委员会决定，专利面临被无效的风险。

第18难

民事诉讼官司赢了，结果专利被专利复审委员会无效掉了，且有希望在接下来的行政诉讼中挽救回来，结果原告没钱不玩了。

第19难

一个专利全国开花维权，各地被告都提无效，结果东边不亮西边亮，总被一个被告无效提成功，导致大会战全线收兵。

第20难

专利产品生命周期短，案子还没判，产品已经被淘汰，被告抢占了市场份额，最后原告落个几万元赔偿，其实准确地说只能叫几万元的慰问金。

第21难

好的技术没写成好的专利，专利本身没写好。

律师反复提醒原告，专利起诉败诉概率很大，原告明知山有虎，偏向虎山行，最后被虎吃了，这叫不作就不会死。

第22难

为了省几个钱，专利无效不请专利代理人，凭借自己对技术的无限自信（Ps：其实是自负），自己亲自上阵与专利复审委员会唇枪舌战，结果保护范围缩小的一塌糊涂，自己还洋洋得意，这叫有时候说的越多死的越快。技术和专利那是一码事吗？如果是一码事还需要专利代理人资格证这张通过率只有10%的纸干嘛（当然最近几年通过率都接近20%，作者当年通过率是8%，此处属于嵌入式广告），啥叫隔行如隔山，此难阵亡率最高的是高校老师。

第23难

专利写的越细保护越到位的错误理解。有时候看到有些权利要求内容很长，一条权利要求洋洋洒洒半页一页纸，当然技术本身是不错的，这时候只要被告产品稍微改下就轻而易举规避专利，这样的专利（更准确是技术还算不上专利）只能贡献社会了，这难高校老师阵亡率持续居高，当然高校贡献社会也是知识该去之处，只是如果输了官司不要骂爹骂娘，知识产权分子有时候很清高有时候也会发牢骚。

第24难

技术都是国外的，专利在其他国家老早就有专利了，结果在国内一模一样申请了一遍，实用新型专利证书下来了（Ps：国内实用新型专利只进行实质审查，说白点，就是只要格式对都能审批成功。当然也不要觉得国外实用新型制度就好到那里去，国外实用新型大多也不进行实质审查，就是登记下），拿到实用新型证书像个宝，开始委托律师维权，还信心十足的说技术是原创的，还不和律师透露国外已经有技术的事实。律师和当事人是穿同一条裤子的道理总该懂吧，如果裤子不给律师穿，那么律师到庭上光屁股，丢的脸也是当事人的脸。这样的专利真只能当个宝，就是压箱底的那类宝。

第25难

原告之前申请了一个专利，因为没交年费终止了，现在看到市场眼红了，又重复申请了一个专利来维权，结果自己在先的专利对自己在后专利造成破坏性影响，不要错误地以为相同的申请人就可以先后申请相同两本专利证书，这不像电话停机了续电话费那么简单。

第26难

律师认为不侵权，原告死活认为侵权，拦都拦不住，硬着头皮向上冲，那叫裸奔。

第27难

由于律师没跟上时代的节奏，还把过时的一些侵权理论（比如多余指定原则、部分侵权原则）在法庭上大放光彩，法官只能低头加摇头。

第28难

森林里没有两片完全相同的叶子，很多时候侵权产品都会改头换面出现，那种完全拿着产品抄袭做成一模一样的山寨1.0版越来越少，更多的是2.0版或3.0版。这时候涉及等同侵权问题，有时候单纯从权利要求文字与被控产品进行比较构成等同侵权，但专利说明书的实施例中除了记载权利要求的技术方案，还记载了权利要求之外的和权利要求差不多的技术方案。这时候因为只记载在说明书但未记载在权利要求的内容不属于权利要求保护范围，也就是所谓的“捐献原则”，记载在说明书而未记载在权利要求的那部分技术方案保护范围被视为放弃，从而导致主张等同侵权不能成立。在这里作者要呼吁下，好端端的搞个捐献原则出来。作者是极力反对“捐献原则”的，专利制度的本质是公开换保护，且鼓励公开，鼓励技术的传播，而捐献原则与这一制度原则相违背。申请人公开的技术方案越多，公开的技术信息越充分，却会导致对保护范围造成限制，后果将是直接导致申请人不会愿意公开更多的信息内容，这明显有违促进公开与技术进步，专利侵权理论已经比较多，其实已经够复杂了。

第29难

专利申请有瑕疵，在专利审批过程中没有被审查员的火眼金睛发现，侥幸通过。此时专利权人心里是暗喜的，结果在无效中败北，最终专利被无效掉。

第30难

专利申请审查员初步意见通不过，申请人神通广大，最后不知道通过什么七大姑八大姨和专利局的审查员扯上关系，最后专利被网开一面通过了。而该专利由于天然的缺陷，在之后的无效程序中无效，当然维权也跟着失败。因为专利审查是一帮人，专利无效是另外一帮人，每一帮人都有自己的规矩，说不定当年的审查员早就不在专利局里干了。

第31难

有时候专利权评价报告害死人。实用新型和外观起诉前做了专利权评价报告，结果评价报告形势大好，专利新颖性、创造性全都满足，这时候以为所向披靡了。谁知，实际上专利权评价报告很好，最终却被无效的专利大有案例在。因为专利权评价报告只是初步证据，毕竟收的钱也不多，检索就像大海捞鱼，漏网的肯定不少。

第32难

有时候专利权评价报告给出的是所有权利要求都符合新颖性和创造性，原告信心满满，但殊不知在作专利权报告时主要考虑的是专利的新颖性、创造性和实用性的审查，对于三者之外的是否符合专利要求的审查较少。但专利无效的理由绝不仅仅这三种，还诸如权利要求不清楚（Ps：有时候专利权人就爱弄一些玄乎玄乎的自创词语来表达）、修改超范围、说明书公开不充分等都可能将专利无效掉。因此在有一些案件中就出现，因为专利权利要求不清楚，无法对比，而无法判断是否侵权，且这样的不利结果也只能专利权人买单。

第33难

在新专利法修改前，还没有相似外观制度，也就是说如果两件外观比较接近是不允许放在同一个专利里面申请的。这就出现很多相似的外观设计产品分好几个专利，申请好几本专利证书，这时候拿出来维权，最后导致兄弟五六个专利，由于涉及到重复授权问题，最终会牺牲掉大多数，只能留下一个专利，其他专利都当成了炮灰，白白浪费诉讼费。

第34难

因专利侵权事宜对侵权人做过一次维权行动，比如投诉、发律师函等等，且随维权行动附带了取证的公证书，随着侵权人暂时的消停而导致专利权人未继续维权，待侵权人不老实后又开始维权，发现取证的公证书已经超过2年的诉讼时效，此时想追究都比较难了。

第35难

涉及一些市政项目的隐蔽工程内的产品侵权，现场取证困难，即使证据保全了，由于涉及市政项目，且外部看不到产品，侵权比对无法展开。

第36难

公证取证过程，由于取证人不懂行业一些术语和行规，在进行交易过程中，一下子被侵权企业怀疑和识破，取证半途而废，这也说明取证前的功课未做充分，有时候需要原告配合指导。

第37难

公证取证完成，开庭时侵权产品放到庭上，也不知道在运输过程中还是公证处一开始贴封条的原因，公证的封条破裂，此时也别奢望侵权人会老老实实地承认。

第38难

在一些外观设计侵权指控许诺销售侵权时，由于无法购买到侵权产品，也只能网页上的内容经过公证来进行侵权比对，但由于取证经验不足，网页的图片公证过程中尺寸过小、或者不清晰，或者选择的比对图片不够多，因此无法完整地和专利进行是否侵权比对，因此面临败诉的结果。

第39难

专利权人曾经给侵权人供货过专利产品，侵权人一边卖专利产品，一边卖侵权产品，专利权人维权，侵权人拿出与专利权人之间的销售合同、票据，欲说明侵权产品是由专利权人“提供”，有时候还真难认定。

第40难

有些产品利润较高，一些之前被打击过的侵权企业有了“侵权经验”和“反调查经验”，在产品供货时故意将产品分两次供货，第一次供货时缺少了某个零部件，第二次再供应时采用不开票据不留厂名等方式秘密送货，让专利权人很难确定第二次供货的主体与第一次是相同的主体，由于分开供货，第一次供货又不满足权利要求所有技术特征，而现阶段要主张间接侵权又有难度。

第41难

外观设计使用不侵权，而有些案件却仅仅将侵权外观设计产品的使用者诉到法庭，结果可想而知，作者在绍兴中院就遇到专利权人将房地产开发商在商品房中使用了侵权产品而告上法庭，专利权人败诉的案例。

第42难

专利权人同时起诉大的生产厂家和小的经销商，生产厂家与经销商达成了私下协议，由经销商来扛下所有责任，因此只打击了一些小苍蝇，没打到大老虎。

第43难

专利权人针对一些小商品，大面积起诉终端的一些小个体工商户，案件大批量进入法院，一开始法院判赔额抵去维权的费用还有盈余，案件多了，判配额开始大幅度直线下降，最后只能保本或保本都很难。

第44难

专利案件起诉开庭，结果案件还未判决，被告注销了，案件无法往下进展，虽然有一些继续追究的办法，可是成本将比较大。

第45难

大量专利案件一审判赔几万元，二审调解又便宜点，执行阶段又再打个折扣，而专利从维权到无效估计最后执行的那点款还不够付律师费，为什么说国外很多案子打着打着最后费用都打到双方律师口袋里了。

第46难

专利案件起诉时信心十足，有一定要把被告打垮的决心，可是案件一上去，对方提专利无效，法院没开庭就先中止，中止后又是半年一年，再二审，有些案子拖两三年，企业的法务人员都换了好几批，企业对这个专利的维权结果已经没啥期待了，而在这2年的时间内，被告该赚的都赚到了。

第47难

侵权人侵权按理说会觉得理亏，可是有时候被告在庭上却理直气壮，原告是赢了官司却是一肚子的火。

第48难

在一个法院案子赢了，信心满满又到另外法院起诉，殊不知，有时候对于专利侵权的侵权认定标准的实际掌握或证据的采信方式上还存在差异，一地方案子赢，不能自然推断出到另外一个地方的法院就能赢。

第49难

专利申请日之后，专利取得证书之前，这个时间段，专利权人已经等不及了，匆匆忙忙就取证，由于专利还尚未授权，此时还谈不上侵权。

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剩下的漫长三十二难

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内容来源：知产团

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